Tutela da Marca

Para começar o ano de 2009 bem, um julgado de caso raro, envolvendo a tutela da marca comercial.

TJRS
Apelação nº 700227850672008/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEMELHANÇA DE DENOMINAÇÃO. ACRÉSCIMO DE PREDICADO. CONFUSÃO. CONTRAFAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO.

1- Grafia idêntica x Acréscimo de predicado – Contrafação: Em que pese a aposição de predicado ao patronímico da marca original, a similitude gráfica e fonética, conjugada com a identidade do consumidor destinatário do produto, promove inquestionável confusão com a marca registrada pela autora, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto de renome e prestígio nacional.

2- Concorrência Desleal: Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de suscitar confusão ao consumidor. Hipótese diagnosticada no caso em apreço.

3- Danos Materiais e Morais: Incabível a condenação da ré em danos materiais e morais derivados da coexistência de marcas semelhantes, se não comprovada a existência de prejuízo experimentado pela autora. Inteligência do art. 333 do CPC.

Deram parcial provimento aos apelos da autora e da ré.

APELAÇÃO CÍVEL – QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70022785067 – COMARCA DE PORTO ALEGRE

TOK COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA – APELANTE/APELADA

TOK SUL CONFECÇÕES LTDA ME – APELANTE/APELADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial provimento aos apelos da autora e da ré. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO E DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2008.

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK,

Relator.

RELATÓRIO

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK (RELATOR)

A fim de evitar desnecessária tautologia, adoto o relatório da sentença:

“TOK COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA., ajuizou Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela contra TOK SUL CONFECÇÕES LTDA. ME., pois aduz, em suma, que é legítima titular dos direitos sobre o registro da marca “TOK”, regularmente inscrita no INPI, conforme pedido datado de 04/05/1967.

Ocorre que a demandada vem utilizando o nome “TOKSUL” e “TOK’S JEANS” também em seus produtos, similares aos da autora (roupas e acessórios do vestuário), realizando, pois, concorrência desleal e fraudando os consumidores em geral.

Teceu considerações sobre a sua atuação no mercado de consumo. A autora existe há mais de trinta anos, tendo construído um nome e uma marca facilmente identificáveis. Há tradição e potencial de comercialização.

Asseverou ser evidente que a conduta da ré vem causando prejuízos à demandante. A ré vende produtos de qualidade desconhecida, o que pode comprometer a imagem da demandante, além de obter lucro fácil em razão do nome já conhecido da autora.

Inclusive o público alvo da ré é o mesmo da autora.

Citou legislação pertinente a matéria em apreço.

Requereu a antecipação de tutela, a fim de que seja procedida a busca e apreensão das mercadorias, material publicitário, etiquetas e sacolas que contenham a marca em questão; seja determinado à demandada que se abstenha de utilizar tal marca, assim como o nome empresarial “Tok Sul Confecções Ltda.”; seja expedido ofício ao INPI para que anote esta ação nos autos dos pedidos de registro de marcas solicitados pela ré.

No mérito, pediu a confirmação dos pedidos liminares, além da condenação da requerida a reparar todos os danos derivados de tal conduta indevida, danos emergentes e lucros cessantes, bem como danos extrapatrimoniais.

Juntou procuração e documentos, a fls. 26/78.

Indeferida a tutela antecipada, fl. 81, decisão mantida a fl. 86. Agravou a autora, a fls. 88/98, agravo este que foi parcialmente provido (fls. 97/101 e 105/12), no sentido de que fossem apreendidas apenas uma peça de cada produto e de que fosse expedido ofício ao INPI.

Manifestou-se a autora, acostando documentos, fls.162/’295.

TOK SUL CONFECÇÕES LTDA. ME., após citada, contestou o feito.

Disse que as marcas em questão não têm qualquer semelhança em seu conjunto, possuindo suficiente forma distintiva, acerca do que discorreu. As diferenças entre ambas não permitem confusão pelos consumidores.

Citou jurisprudência.

Asseverou que além de sua marca, há outras registradas com a expressão “TOK”, inclusive na mesma classe da requerente. O INPI, após análise minuciosa, é quem decido pelo registro ou não das marcas.

Requereu a improcedência.

Anexou documentos, fls. 338/47.

Houve réplica, oportunidade em que a autora suscitou da intempestividade da contestação, fls. 351/7.

Reapreciada a tutela antecipada, restou a mesma indeferida, fl. 358.

Afastada a alegada intempestividade da contestação e determinada a produção de prova oral, fls. 368.

Realizada a audiência, foram inquiridas duas testemunhas da autora, fls. 389/96. Por carta precatória inquiritória foi ouvida uma testemunha da autora, fl. 421.

Formulado novo pedido da parte autora para reapreciação da tutela antecipada postulada na inicial, novamente foi a mesma indeferida, fl. 434.

Através de outra carta precatória, foi tomado o depoimento pessoal da ré, fls. 463/5.

Encerrada a instrução, foram apresentados memoriais apenas pela autora, fls. 492/503.

Sobreveio sentença com dispositivo nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para (a) condenar a ré de se abster de utilizar a marca “Tok”, “Toksul” e “Tok’s Jeans” e qualquer outra marca que contenha o nome ou expressão “Tok”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em favor da autora, art. 461 do CPC; (b) determinar a apreensão e destruição definitiva de todos os produtos fabricados ou comercializados pela ré que coincida com a autorização deferida, em favor da autora, no processo administrativo n. 6977502 junto ao INPI; ( c ) a condenar a ré indenizar a autora, a título de lucro cessante e danos emergentes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores terão correção monetária pela variação do IGP-M, a partir do ajuizamento da ação mais juros de mora de 1% ao mês, a fluir da citação inicial.

Por via de conseqüência, julgo procedente a antecipação de tutela, face presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, para que se proceda na busca e apreensão de toda a mercadoria, material publicitário, embalagens, etiquetas e sacolas que contenham o nome e marca “Toksul” e “Tok’s Jeans” que são comercializados pela ré e na mesma atividade da autora que se confunda com o ramo noticiado no processo administrativo n. 6977502 junto ao INPI, além de que a ré se abstenha de se utilizar da marca “Tok”, “Toksul” e “Tok’s Jeans” e qualquer outra marca que contenha o nome ou expressão “Tok”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em favor da autora.

Mantém-se a antecipação de tutela deferida em sede de agravo de instrumento.

Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral e patrimonial da autora, eis que não há prova disto. Improcedente a proibição da ré de usar o seu nome comercial e alterá-lo, o que impõe rejeição no item (3) – antecipação de tutela, a fls. 24.

Condeno as partes em custas, na seguinte proporção: a autora quitará 30%, ao passo que a ré 70%.

A verba honorária é assim fixada, pagará a ré, em favor do patrono da requerente, a quantia de R$ 7.000,00, ao passo que a demandante quitará, em favor da ré, o valor de R$ 3.000,00, pois levo em consideração a natureza da lide, proveito que adveio as partes, trabalho apresentado, certa complexidade de fatos e teses, dedicação à causa e mora processual, artigo 20 do Código de Processo Civil.

Dou por compensados os honorários advocatícios até o seu limite, na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil e Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça”. (fls. 507/512)

Inconformadas com a decisão, ambas as partes, autora e ré apelaram, nas fls. 535/548 e fls. 550/566, respectivamente.

Em suas razões, reeditam os argumentos ventilados na inicial e contestação: postula a autora a reforma da sentença, para que seja reconhecida a concorrência desleal praticada pela ré, ordenando-se a esta a abstenção de uso de seu nome empresarial, seja como marca, título de estabelecimento ou nome de domínio na internet e demais atos nas suas relações com terceiros; por fim, requer a condenação da ré por danos materiais e morais.

Em contrapartida, postula a ré a reforma da sentença, para o efeito de ver revogada a determinação de abstenção do uso da marca “TOK”, uma vez que há marcas registradas com a mesma seqüência de letras, e julgar totalmente improcedente o pedido da autora.

Os recursos foram contra-arrazoados (fls. 578/583 e fls. 587/597).

Ademais, a autora acosta manifestação e documentação (fls. 616/625), cujo teor comprova a alteração da marca da ré para “THE TOCCS”.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

VOTOS

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK (RELATOR)

Antecipo que voto pelo parcial provimento de ambos os apelos.

Alega a autora que a ré tem feito uso indevido de sua marca, devidamente registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (fls. 33/39). Aduz a ilicitude da conduta da ré, com esteio na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.729/96). Por fim, a autora postula a configuração de concorrência desleal derivada da confusão entre as marcas “TOK” e “THE TOKS JEANS” e ” TOK SUL”, produtos comercializados pela ré, e a condenação desta em danos morais e materiais.

Por outro lado, sustenta a ré inexistir incompatibilidade entre as marcas, porquanto a marca “TOK” derivaria de expressão comum, utilizada para identificar e conceituar expressões que podem ser utilizadas por qualquer indivíduo. Por fim, a ré aduz e acosta aos autos a inscrição de marcas que foram registradas com a expressão “TOK” (fls. 338/347).

Verifico, portanto, que o cerne da questão reside em: (i) aferir se há confusão entre as marcas “TOK” e “TOK SUL” ou ” THE TOK’S”, ou seja, se a coexistência das aludidas marcas permitiria despertar ou suscitar dúvida no consumidor, confusão ou induzi-lo em erro ao adquirir o produto; (ii) se uma eventual confusão instaurada entre as marcas teria o condão de ensejar danos materiais e morais à autora; e (iii) na hipótese do inciso anterior, se há prova nos autos capaz de confirmar o revés financeiro e moral experimentado pela autora.

Compulsando os autos, é possível diagnosticar semelhanças físicas inescondíveis entre os produtos da autora e da ré – botões, etiquetas e design do vestuário comercializado – seja pela similitude de grafia e fonética entre as marcas, seja pelo viés publicitário adotado para a divulgação dos bens comercializados (fls. 179/182; 251; 253; 258/285).

Some-se a isto o fato de que o destinatário do produto ofertado é rigorosamente o mesmo – público jovem – constatação esta apurada a partir da publicidade do produto (fls. 184/185; 188; 252; 257).

De acordo com o material consultado, verifico que há de fato confusão entre as marcas.

A respeito do conceito de marca, vale referir a lição esclarecedora de JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI (In: Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 216):

“(…) A marca é exteriorizada mediante palavras, desenhos, signos nominativos ou emblemáticos, frases publicitárias ou não, siglas, etc., destinados a distinguir os produtos ou serviços de determinada atividade, seja ou não lucrativa, objetivando atrair ou conservar a clientela ou, inclusive, impedir que o consumidor seja enganado”.

O nome comercial, por seu turno, individualiza a marca e seus produtos, confere legitimidade e respaldo ao objeto da empresa no âmbito negocial. Logo, entendo que há extensão da proteção da marca ao nome comercial, sobretudo quando se referir à marca de notoriedade indesmentível no mercado, tal qual a marca “TOK”.

Neste passo, nota-se que a similitude da marca “TOK SUL” ou “THE TOK’S” induz o público consumidor a associá-la ao produto comercializado pela autora, de prestígio no mercado de vestuário, aproveitando-se a ré de nicho negocial conquistado e consolidado pela autora há mais de 30 (trinta) anos.

Ora, o predicado “SUL”, aposto à marca “TOK”, evidencia conflito ainda mais gritante entre as marcas, porquanto permite a falsa ilação de se tratar de patronímico subsidiário ou coligado, pertencente à marca “TOK”, e atuante na região Sul do Brasil.

Conforme lição de CARLOS ALBERTO BITTAR (in: Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 47/49), para a configuração da concorrência desleal, concorrem cinco pressupostos indissociáveis: (i) desnecessidade de dolo ou fraude; (ii) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (iii) necessidade de existência de colisão; (iv) necessidade de existência de clientela e (v) ato ou procedimento suscetível de repreensão.

Verifico que todos os pressupostos arrolados foram devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme as razões acima delineadas.

Destarte, tenho que houve, de fato, a violação aos direitos relativos à propriedade industrial da marca “TOK”, quais sejam o direito à anterioridade, especialidade e exclusividade da marca.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) assim dispõe sobre os crimes praticados contra marca registrada:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(…)

IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos”.

Neste mesmo sentido, a lição de JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI (In: Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 270):

“É evidente, como já observado, que da concorrência podem advir resultados extremamente proveitosos para a comunidade, e deve mesmo essa competição ser estimulada. Todavia, muitas vezes, essa concorrência ganha contornos de extrema deslealdade, mediante a utilização de expedientes que podem alterar a igualdade da competição e conduzir o embate para o terreno da ilicitude, penal ou civil…”.

Ademais, ainda que se pudesse admitir a coexistência de ambas as marcas no âmbito negocial, a lição de EUGENE POUILLET (In: Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres. Paris: Marchal & Billard, 1912. p. 762) sepulta quaisquer controvérsias a respeito do tema:

“(…) Constatamos, por meio dos julgados pretorianos, que o fato de o comerciante possuir o mesmo patronímico de um de seus concorrentes lhe impõe a obrigação ainda mais continente e irrestrita de conferir aos seus produtos sinais inteiramente distintos daqueles sob os quais os produtos de seu homônimo são reconhecidos há muito tempo”1.

Portanto, revela-se caracterizada a contrafação, nos autos em apreço, razão pela qual entendo que deve a ré abster-se, em todos os seus expedientes, de usar o nome comercial e marca com a expressão “TOK”, incluindo-se aqui, quaisquer predicados apostos a este termo, ou vocábulos foneticamente similares à marca “TOK”, os quais possam conduzir o consumidor à falsa idéia de estar adquirindo produto da aludida marca.

Por fim, não merece prosperar o pleito por danos materiais e morais postulados pela autora. Ora, não produziu a autora qualquer prova no sentido de demonstrar que efetivamente sofreu revés em suas vendas ou que teve sua honra objetiva abalada, tudo em conta da contrafação configurada nos autos em apreço.

A respeito do pleito por danos materiais, assim dispõe a Lei de Propriedade Industrial:

“Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”.

Logo, a indenização por danos materiais deveria ser apurada a partir do valor nominal, ou mesmo de uma estimativa daquilo que a autora razoavelmente deixou de ganhar com a coexistência da marca ré, o que não foi ventilado nos autos. Com esteio no art. 333 do CPC, incumbia à autora o ônus de demonstrar o revés experimentado, o que não logrou êxito.

Da mesma forma, em relação aos danos morais, eis que se trata a autora de pessoa jurídica.

Neste mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Não se indenizam danos materiais hipotéticos ou presumidos. De tal sorte, deve o autor comprovar a sua existência. Na hipótese de contrafação, deve-se demonstrar que em razão dela se deixou de vender quantidade significativa de produtos. Malgrado se possa remeter à liquidação de sentença a quantificação dos danos, a demonstração de sua existência há que se dar ainda na fase de instrução do processo de conhecimento. Os danos morais, em hipóteses que não são considerados in re ipsa, devem ser comprovados. No caso vertente, em que pese a contrafação, não se produziu qualquer prova tendente a demonstrar que o nome da empresa foi prejudicado em razão da semelhança das embalagens dos produtos da ré. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 70013028709, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, julgado em 07/05/2008). Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. Resta demonstrado que a parte autora é titular, junto ao INPI, da marca ¿KUNZLER¿, para a classe queijo ralado e afins. Assim, o uso dessa marca por terceiro não autorizado, em produtos iguais ou semelhantes aos produtos industrializados e comercializados pela demandante, gera flagrante colidência, e configura o uso indevido de sinal registrado. Incabível a condenação em danos materiais e morais pela confusão provocada junto ao consumidor por marcas semelhantes se não comprovada a existência de prejuízo sofrido pela autora. Deram parcial provimento ao apelo da ré e desproveram o da autora. Unânime. (Apelação Cível nº 70014366249, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 17/05/2007). Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. POSSE E PROPRIEDADE (BENS MÓVEIS). PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO INDEVIDO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. Resta demonstrado que a parte autora é titular da marca, assim o uso dessa marca por terceiro não autorizado gera flagrante colidência, e configura o uso indevido de sinal registrado. Incabível a condenação em danos materiais e morais pela confusão provocada junto ao consumidor por marcas semelhantes se não comprovada a existência do prejuízo sofrido pela autora. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. (Apelação Cível nº 70021767066, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, julgado em 19/03/2008). Grifei

Portanto, não há falar em ressarcimento por danos materiais e morais havidos durante a coexistência das marcas “TOK” e “TOK SUL” ou “THE TOK’S” no mercado de vestuário, uma vez que não se pode presumir danos hipotéticos sugeridos pela autora.

Ante tais comemorativos, dou parcial provimento ao apelo da autora, para o efeito de determinar à ré a abstenção, em todos os seus expedientes, do uso do nome comercial e marca com a expressão “TOK”, incluindo-se aqui, quaisquer predicados apostos a este termo, ou vocábulos foneticamente similares à marca “TOK”, os quais possam conduzir o consumidor à falsa idéia de estar adquirindo produto da aludida marca. Dou parcial provimento ao apelo da ré, nos termos supra.

Por fim, redimensiono os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e honorários advocatícios à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patrono da autora, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patrono da ré.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (REVISOR)

De acordo com o insigne Relator, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, que autorizam a conclusão exarada no voto.

DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO – De acordo.

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK – Presidente – Apelação Cível nº 70022785067, Comarca de Porto Alegre: “DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.”

Julgador(a) de 1º Grau: EDUARDO JOAO LIMA COSTA

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